陳琮勛／台南「森山市集」商標爭議：商標被搶先註冊該怎麼辦？
號稱全台最美的市集「森山市集」是由台南市政府編列預算舉辦，每年活動總會吸引爆棚人潮，幾已成為台南近年的指標活動，卻在上個月經媒體引述民眾指控表示：負責承辦森山市集活動的業者謝文侃，私下打著「森山市集」名號到其他縣市招攬同類型活動，去年甚至悄悄把市府資產「森山市集」申請註冊商標，等同把政府資源據為己用1。
一旦商標被搶註，市府或其他投資人之前的行銷投入，彷彿付諸流水，那究竟要如何應對、甚至是避免這樣的情形呢？
認識商標的「先註冊」與「先使用」主義
商標搶註冊的案例，實在多到數不完。
像是中國大量搶註名人中文譯名，如梅西、喬丹、馬斯克、宮藤新一等等，蘋果眾所矚目的新品Vision Pro也已在多國被註冊為商標；甚至台灣也發生過星宇航空商標被搶註冊、或是一些老店商標被子女輩、親戚搶註冊的風波。
所謂商標蟑螂，就是利用商標這種「地域性」——必須到各國辦理註冊，才能在不同國家享有權利的特性，並咬緊所謂「先註冊主義」——先註冊者優先取得權利的規定，來牟取利益2。這對於企業經營者來說，實在是一個不小的經營風險。
而我國商標法原則就採先註冊主義，就是要搶快先去註冊，比別人慢註冊一個長得很像的商標，就很有可能被駁回。
問題來了，那如果我的商標被搶先註冊了，該怎麼搶救？大致上可以有下面兩種方式。
把別人搶先註冊的商標給撤銷掉
首先，我們可以主張搶註的商標因為違反法律規定，所以不可以註冊。如果智慧財產局因為一時不察，讓這種違法商標完成註冊的話，我們就可以依照《商標法》的「異議」或「評定」程序，把這類搶註冊的違法商標撤銷掉。
那麼搶註冊的商標到底違反什麼法呢？有以下兩種可能性。
第一種，如果被搶註冊的商標，在我國已經相當有名，有名到我國消費者或潛在消費者都普遍聽過這個被搶註商標的名聲，被搶註冊商標在我國就會構成「著名商標」。
而搶註冊的商標，跟這個著名商標如果長得很像、甚至一樣的話，就很有可能會減損這個著名商標的識別功能，讓這個著名商標在消費者心中的印象被模糊化，甚至讓著名商標的信用或名譽產生減損。那麼搶註冊的商標就可能違法，而能夠撤銷它。
但要證明商標已經「足夠著名」是有相當難度的，尤其在我國沒有註冊的商標，要證明自己在我國知名度已經高到著名的程度，更是困難。
所以第二種主張來了：如果搶註冊人，與被搶註冊商標的原權利人之間，事前有契約、地緣、業務往來或其他如親屬、同業競爭等關係存在，且搶註冊人明知被搶註冊商標存在，卻因想要攀附、仿冒他人商標這些不合理的目的，而搶先註冊他人先使用的商標，被搶註冊商標的人就可以基於這個理由，撤銷搶註冊的商標，以達釜底抽薪。
例如星宇航空商標被搶註冊一事，就是透過「異議程序」撤銷搶註冊的商標，才重新申請的；如果撤銷失敗，星宇航空除非買下搶註冊商標，否則就只能改名了。
但讀者們還是要注意搶救的時間。異議必須在註冊公告日後三個月內提出；評定則要從註冊公告日後五年內提出，所以時間一過，就不能提了。那麼，如果來不及去撤銷搶註冊商標，還能怎麼辦呢？
商標權人必須容忍「善意先使用人」繼續使用
如果商標被搶註冊渾然不知，而沒有去提異議或評定，先使用人傻傻地繼續使用自己的商標，結果被搶註冊的商標權人提告侵害商標權了，怎麼辦呢？此時，要先看看是不是還有辦法依照前面所說的撤銷該商標，如果沒辦法，就只能主張商標法上的「善意先使用」。
意思是，如果先使用人能夠證明，在對方搶註冊商標前，自己就已經先在國內使用這個商標，且持續使用至今，那麼先使用人就可以合法繼續使用自己的商標，商標權人就必須容忍。
換句話說，就算商標已經被拿去註冊，先使用人針對自身商標還是擁有使用資格，與搶註冊人的商標權之間，成為各自併存的狀態。
那麼，先使用人可以仗著使用資格、擴大經營嗎？在過去，法院多數依法認為：善意先使用人可以擴張產銷規模，所以只要是把既有的商標，沿用到原本使用的商品或服務，就可以一直開分店、拓展事業版圖，不會受到限制。
但今年5月，《商標法》修正，法條從「以原使用商品或服務為限」，被修改為「以原使用範圍為限」；顯然就是有意縮小先使用人的使用範圍，法院會如何解讀這次修法結果，值得注意（同時也要留意，新法部分還未施行，尚待公佈）。
該花的錢不要省，該簽的約不要忘
總之，商標如果被搶註了，要再拿回來，就要花費大量成本。所謂預防勝於治療，就該對於自己經營的商品形象、商品表徵，事先規劃好，在這些形象與表徵尚未公諸於眾之前，就要快點先去申請商標，否則被搶註的機率就會大幅提高。
重要的是，台灣的商標註冊費用並不高，因此提醒各位企業經營者，這點小錢千萬不要省。如果是有計畫想將商品或服務推往海外，則商標及早在外國布局也是非常重要。
另外，商標被合作夥伴搶註冊的情形也時有所聞，例如代理商把原廠的商標給註冊走，設計師把業主委託設計的商標給註冊走，或是像本案，業主（台南市政府）的商標被委辦單位給註冊走，要怎麼避免這樣的情形呢？
一方面，可以在委託契約中，設置智慧財產權歸屬條款、或是禁止註冊商標條款，並設置違約金。但在一開始的案例中，媒體列出台南市政府的勞務採購契約內容，寫的是「著作權」歸屬，與商標無關；如果沒有合約規範，也只能試試看我們前面提供的幾種方式看看能不能把商標拿回來或繼續使用了。
- 負責承辦森山市集活動的業者謝文侃，是「老台南文化創意有限公司」實際負責人；而「森山市集」的商標，依照智慧財產局登記資料，是在111年6月21日由這家老台南公司申請註冊，並於同年11月17日核准審定通過，註冊於第35類「為工商企業籌備商展服務」等，以及第41類「籌備文化或教育目的之展覽」等項目；媒體也指出，市府與老台南文化創意公司簽署的勞務採購契約明定，「以廠商為著作人，機關取得著作財產權，廠商承諾對機關及其同意利用之人，不行使其著作人格權」。依照契約規定，廠商同意放棄著作人格權，由市府取得著作財產權，亦即「森山市集」的智財權後續應歸市府享有。此商標已經在今（2023）年6月19日辦理商標權拋棄生效，結束一場商標搶註冊的小小風波。
- 相對於此，還有另外一種規範模式叫做「先使用主義」即商標權之取得，必須證明其已使用商標，如果未使用就無法註冊，甚至若有使用，雖未註冊，仍可依法行使商標權。
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